상표 이야기 - 의견제출통지서 수령 시 해야 할 일, 대응 방안

 

 1년 가까이 기다려온 내 상표의 심사 결과! 그런데 기대했던 '등록 결정'이 아닌, 특허청에서 온 두툼한 우편물에 '의견제출통지서'라는 글자가 찍혀있다면? '거절이유'라는 단어를 보는 순간 심장이 덜컥 내려앉는 기분이 들 수 있습니다.

특허 출원에서 살펴본 바와 같이, 의견제출통지서는 절대 '최종 탈락' 통보가 아닙니다. 오늘은 이 위기를 기회로 바꾸는 구체적인 대응 방법에 대해 알아보겠습니다.

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1. 의견제출통지서 수령 시 해야 할 일

통지서를 받았다면 당황하지 말고 먼저 두 가지를 확인해야 합니다.

• 1단계: 마감기한 확인하기! 가장 중요합니다. 통지서에는 의견을 제출할 수 있는 기한이 명시되어 있습니다. 보통 통지서를 받은 날로부터 2개월입니다. 이 기한을 넘기면 더 이상 아무런 대응도 할 수 없으니, 달력 가장 잘 보이는 곳에 별표시(★)를 해두세요!
• 2단계: 거절이유 정확하게 파악하기 심사관이 왜 내 상표를 거절했는지 그 이유를 정확히 파악해야 합니다. 거절이유는 크게 두 종류로 나뉩니다.
  • 절대적 거절이유: "상표에 식별력이 부족합니다" (예: 너무 설명적이거나 간단한 명칭) 등의 이유입니다.
  • 상대적 거절이유: "이미 등록된 다른 상표와 너무 유사합니다"라는 이유가 대표적이며, 통지서에 어떤 상표와 유사한지가 구체적으로 명시되어 있습니다.

 

2. 대응 방안: 의견서 VS 보정서

거절이유를 극복하기 위해서는 두 가지가 필요합니다. 바로 '의견서'와 '보정서'입니다.

① 의견서 : 논리적으로 반박하기

의견서는 심사관의 판단이 잘못되었음을 법리와 논리로 주장하는 '반박문'입니다. "심사관님, 저는 이렇게 다르게 생각합니다"라고 내 주장을 펼치는 것이죠.

• 언제 사용할까? 심사관의 판단에 동의할 수 없을 때.
• 작성 예시 (유사성 거절의 경우):
• "심사관님께서 지적하신 선등록상표 'A'와 제 상표 'B'는, 글자의 모양(외관)이 명백히 다르고, 부르는 소리(칭호)에도 큰 차이가 있으며, 풍기는 의미(관념) 또한 전혀 다르므로 소비자들이 혼동할 염려가 없습니다."

② 보정서 : 문제점 수정하기

보정서는 심사관의 지적을 일부 인정하고, 출원서의 내용을 수정하여 문제점을 직접 해결하는 '수정안'입니다.

• 언제 사용할까? 심사관의 지적이 타당하여 수정이 필요할 때 보정서를 작성해야 합니다.
• 무엇을 수정할까?
  • 지정상품: 가장 흔한 방법입니다. 내 상표가 여러 상품에 출원되었는데, 그중 일부 상품(예: 의류)이 선등록상표와 겹친다면, 문제가 된 '의류'를 지정상품 목록에서 삭제하여 거절이유를 피할 수 있습니다.
  • 상표 견본: 상표의 동일성을 해치지 않는 아주 경미한 범위 내에서 수정하거나, 식별력 없는 부분에 대한 권리를 주장하지 않는 '권리 불요구'를 할 수 있습니다.

 

③ 의견서 + 보정서 조합

실무에서 가장 효과적이고 많이 사용하는 전략은 의견서와 보정서를 함께 사용하는 것입니다.

(예시) 먼저 보정서를 통해 문제가 된 지정상품 '의류'를 삭제합니다. → 그리고 의견서를 통해 "귀하가 지적하신 거절이유에 따라 문제가 된 '의류'는 삭제하였으므로, 이제 더 이상 거절이유가 존재하지 않습니다. 따라서 등록을 결정해 주시기 바랍니다."라고 설명하는 것입니다.

이처럼 문제점을 스스로 고치고, 그 내용을 친절히 설명해 주면 심사관을 훨씬 효과적으로 설득할 수 있습니다.

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 오늘은 상표 등록 과정의 가장 큰 고비, 의견제출통지서에 대응하는 방법에 대해 알아보았습니다. 이 통지서가 더 이상 두려움의 대상이 아니라, 내 브랜드를 위해 적극적으로 소통하고 다듬어가는 과정의 일부로 생각하셨으면 좋겠습니다.

하지만 거절이유를 법리적으로 분석하고, 설득력 있는 의견서를 작성하며, 권리범위에 영향을 주는 보정서를 제출하는 것은 고도의 전문성이 필요한 일입니다. 이 단계에서 어떻게 대응하는지에 따라 내 브랜드의 운명이 결정될 수 있으니, 반드시 전문가인 변리사의 도움을 받아 최적의 전략을 세우시기를 강력히 추천합니다.