특허 이야기 - 의견제출통지서란, 통지서 수령 시 해야 할 일, 대응 방안

 

 오랫동안 기다려온 특허 심사 결과, 그런데 특허청에서 날아온 우편물에 '특허결정(등록)'이 아닌 '의견제출통지서'라는 낯선 이름이 적혀있다면? '거절이유'라는 단어에 눈앞이 캄캄해지고 "내 아이디어는 특허받을 수 없구나" 하는 생각에 실망감이 밀려올 수 있습니다.

하지만  의견제출통지서는 '최종 탈락' 통보가 절대 아닙니다. 오히려 심사관과 본격적인 대화를 시작하고 내 발명을 지켜낼 기회입니다. 오늘은 이 기회를 어떻게 살릴 수 있는지, 그 대응 방법을 A부터 Z까지 알려드리겠습니다.

---

 

1. "의견제출통지서"란

의견제출통지서(통칭 '거절이유통지서')는 심사관이 심사를 해 본 결과, 현재 상태로는 특허를 줄 수 없는 이유(거절이유)들을 정리해서 출원인에게 보내는 공식적인 문서입니다.

이는 "당신은 특허를 등록받을 수 없습니다"라는 최종 선고가 아니라, "이러한 문제점들이 있으니, 이에 대해 당신의 의견을 들려주고, 필요하다면 서류를 수정하여 다시 제출해 보세요"라는 일종의 중간 피드백이자 대화의 시작입니다. 실제로 대부분의 특허가 한 번 이상의 의견제출통지서를 받고, 그에 대한 대응을 통해 최종 등록에 이르게 됩니다. 그러니 절대 미리 좌절할 필요 없습니다.

 

2. 통지서 수령 시 해야 할 일, 거절이유 분석과 마감기한 확인

통지서를 받았다면, 두 가지를 가장 먼저 해야 합니다.

• 거절이유 꼼꼼히 분석하기 
  심사관이 어떤 이유로 거절했는지 정확히 파악하는 것이 가장 중요합니다. 보통은 '신규성'이나 '진보성'이 부족하다는 이유가 많습니다. 심사관이 제시한 선행기술(비슷한 기존 특허 등)과 내 발명을 비교하며, 심사관의 주장을 이해하는 것이 첫걸음입니다.
• 마감기한 확인은 필수!
  통지서에는 의견을 제출할 수 있는 기한이 명시되어 있습니다. 보통 통지서를 받은 날로부터 2개월이며, 이 기한은 연장 신청을 통해 늘릴 수 있지만 절대 놓쳐서는 안 되는 중요한 마감일입니다.

 

3. 대응 방안, '의견서'와 '보정서'

거절이유를 극복하기 위해서는 두 가지가 필요합니다. 바로 '의견서'와 '보정서'입니다.

① 의견서: 논리적으로 반박하기

의견서는 심사관의 거절이유가 부당함을 논리적으로 주장하고 설득하는 서류입니다.

• "심사관님이 제시한 선행기술과 제 발명은 이런 점에서 다릅니다."
• "두 기술이 비슷해 보이지만, 제 발명은 이러이러한 특별한 효과가 있어 진보성이 인정되어야 합니다."

이처럼 심사관의 논리를 정면으로 반박하거나, 내 발명만이 가진 우수성을 객관적인 근거를 들어 주장하는 역할을 합니다.

② 보정서: 출원 서류 수정하기

보정서는 지적받은 문제점을 해결하기 위해 출원 서류의 내용을 직접 수정하는 서류입니다. 주로 권리범위를 정하는 '특허청구범위'를 수정하는 경우가 많습니다.

예를 들어, 너무 넓게 작성된 청구범위가 선행기술과 겹친다는 지적을 받았다면, 내 발명만의 핵심적인 구성요소를 추가하여 권리범위를 조금 좁고 명확하게 수정(보정)함으로써 거절이유를 피할 수 있습니다.

 

③ 의견서 + 보정서 조합

가장 일반적이고 효과적인 전략은 이 두 가지를 함께 사용하는 것입니다. 먼저 보정서를 통해 지적받은 부분을 수정한 뒤, 의견서를 통해 "이렇게 청구범위를 보정했으므로, 이제 심사관님이 지적하신 거절이유는 모두 해결되었습니다."라고 친절하게 설명해 주는 방식입니다.

---

《전문가의 조력이 가장 필요한 순간》

오늘은 특허 거절이유에 대응하는 방법에 대해 알아보았습니다.

한 가지 꼭 기억해야 할 점이 있습니다. 거절이유를 분석하고, 법리적인 주장을 담은 의견서를 작성하며, 권리범위에 영향을 주는 보정서를 작성하는 것은 특허 절차 중 가장 전문성이 요구되는 단계입니다. 이 단계에서 어떻게 대응하느냐에 따라 특허의 운명이 결정됩니다.

따라서 의견제출통지서를 받았다면, 혼자 해결하려 하기보다는 반드시 변리사와 상담하여 최적의 대응 전략을 세우는 것이 여러분의 소중한 기술을 지키는 가장 현명하고 확실한 길이라는 점을 잊지 마세요.